Column Johan van der Worp: Opmerkelijk

Soms is het recht moeilijk te begrijpen of eigenlijk heel onlogisch. Dat is betreurenswaardig, want dat komt de rechtszekerheid zeker niet ten goede. Ook leidt dit tot een schijnzekerheid en dat mondt alleen maar uit in de grote teleurstellingen. Onlangs is mij dat nog maar eens gebleken.
In een zaak werd mijn cliënt verweten dat hij inbreuk zou maken op een ander merkrecht. Dat was geheel onverwachts, omdat mijn cliënt zijn merk (ook) keurig en succesvol had geregistreerd. Dit had hij onder begeleiding en advies van een professioneel bureau gedaan. Er was door niemand bezwaar gemaakt tegen de registratie van zijn merk. Helaas moest ik hem uitleggen dat een succesvolle inschrijving van zijn merk niet de garantie biedt dat er geen claims worden ingediend op basis van merkinbreuk. Het Merkenregister, dat de registratie van merken verzorgt, beoordeelt niet of het te registeren merk ook inbreuk maakt op een ander merk. Het is aan de aanvrager (en diens adviseur) om op voorhand te beoordelen in hoeverre er conflicterende merken zijn, of het risico daarop. Het Merkenregister kijkt wel of het beoogde merk niet beschrijvend is. Het merk moet namelijk wel onderscheidend kunnen zijn voor het product of de dienst waarvoor het merk gebruikt gaat worden. Het merk mag verder niet misleidend zijn of alleen bestaan uit een aanprijzing.
Of er andere merken zijn waarop het beoogde merk inbreuk dreigt te maken, wordt niet beoordeeld. Dat is namelijk ook per merk verschillend en er moet geoordeeld worden aan de hand van open normen. Zo hoeven – voor een inbreuk - de merken niet identiek te zijn, maar voldoende is dat de merken visueel, auditief en qua betekenis in grote mate op elkaar lijken.
Ook wordt gekeken voor welke producten of diensten de merken worden gebruikt. Dat hoeft eveneens niet gelijk te zijn, maar het kan ook gaan om producten van hetzelfde soort of mogelijk van dezelfde producent.
Een hard gelag voor mijn cliënt. Hij dacht namelijk onbelemmerd zijn merk te kunnen gebruiken. Inmiddels was al volop geïnvesteerd in het merk. Nu gaat dat mogelijk allemaal teniet. Uiteraard gaan we er alles aan doen om dat te voorkomen, maar het ziet er naar uit dat het hoe dan ook een dure les wordt voor mijn cliënt.

Advocaat Johan van de Worp uit Wezep